17 juin 2011 
AdWords est le nom du système publicitaire du moteur de recherche Google qui affiche des bannières publicitaires ciblées en fonction des mots-clés que tape l’internaute. Ce système permet à l’annonceur de renvoyer les internautes vers son site internet par le biais de liens commerciaux.
Ce lien promotionnel apparaît dans la rubrique « liens commerciaux », qui est affichée soit en partie droite de l’écran, à droite des résultats naturels, soit en partie supérieure de l’écran, au-dessus desdits résultats.
Ledit lien promotionnel est accompagné d’un message commercial. Le lien promotionnel et ce message commercial constituent l’annonce affichée dans la rubrique susvisée
Les annonceurs qui sélectionnent ces mots-clefs paient lorsque l’internaute clique sur la publicité selon un système d’enchère et de qualité. Ce système n’est pas sans poser des questions juridiques, notamment quant au droit des marques.
La question du respect du droit des marques dans le cadre d’une annonce AdWords
Le système AdWords a parfois été détourné de sa finalité par certaines entreprises dans le but de promouvoir leurs produits et services.
Il est, en effet, fréquent qu’une entreprise s’aperçoive, en tapant le nom commercial de sa société dans le moteur de recherche de Google, qu’apparaît, à côté des résultats de référencement naturel, des liens commerciaux invitant l’internaute à se connecter à des sites internet qui sont ceux de sociétés concurrentes.
Pour cette raison, les sociétés titulaires de droits sur les marques ont décidé d’assigner, depuis près de 7 ans, l’annonceur indélicat, mais aussi Google pour contrefaçon de marques et publicité trompeuse. Les juges ont d’abord régulièrement condamné ces sociétés à ce titre.
La Cour de justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE) a alors été saisie par Google d’une série de questions préjudicielles de façon à ce qu’elle se prononce sur cette épineuse question mettant en jeu la responsabilité de Google et des annonceurs sur ce système sur lequel repose une grande partie du modèle économique de Google.
Par un arrêt en date du 23 mars 2010, la CJUE a notamment retenu que :
« Le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».
Cet arrêt a eu pour mérite de poser des conditions pour que la responsabilité de Google et des annonceurs puisse être retenue en cas d’usage de la marque d’autrui.
Rappelons brièvement en quoi celles-ci consistent.
L’utilisation de la marque d’un tiers est soumise à autorisation préalable du titulaire de ladite marque
Il convient tout d’abord d’indiquer que l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) dispose que :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
L’article L. 713-3 du CPI ajoute que :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
L’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 dispose quant à lui :
«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
Un défaut d’autorisation préalable de la part du titulaire de la marque ne suffit cependant pas pour que l’usage de la marque d’autrui soit qualifié de contrefaçon.
Les conditions de la contrefaçon de marque en cas d’utilisation de la marque d’autrui dans une campagne AdWords
En matière d’utilisation de mot clé par le biais du système AdWords, c’est la façon dont est rédigée l’annonce déclenchée par la saisie du mot-clé litigieux dans Google qui permettra de déterminer si une atteinte est portée aux fonctions de la marque, et plus spécialement à sa fonction de garantie d’indication d’origine.
Pour que la contrefaçon de marque puisse être retenue, il faut donc que plusieurs conditions cumulatives soient réunies :
1) Il faut que le signe utilisé en tant que mot clé le soit dans « la vie des affaires »
L’usage du signe identique à la marque a lieu dans la vie des affaires dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé.[1]
2) L’annonceur doit faire usage du signe d’autrui pour promouvoir des produits ou services identiques ou similaires à ceux du titulaire de la marque
L’usage du signe d’autrui pour promouvoir des produits identiques à ceux du titulaire de la marque est fautif.
Le fait pour l’annonceur de provoquer une confusion sur l’origine des produits ou services grâce au signe d’autrui est également constitutif d’un usage du signe d’autrui pour promouvoir des produits ou services identiques.
3) L’usage du signe doit porter atteinte aux fonctions de la marque
La marque a deux fonctions principales. La fonction d’indication d’origine (b) et la fonction de publicité (a).
a) La fonction de publicité de la marque
Sur ce point, la CJUE considère que le titulaire de la marque bénéficiera toujours de l’affichage de ses sites au sein des résultats naturels proposés par le moteur de recherche Google et que de ce fait, les liens commerciaux ne portent pas atteinte à la fonction de publicité de la marque.
b) La fonction d’indication d’origine
C’est elle qui permet au consommateur et à l’internaute de connaître l’identité d’origine du produit ou du service. C’est ce qui leur permet de les distinguer de ceux qui ont une autre provenance.
La CJUE considère que cette fonction est maltraitée lorsque le lien commercial induit en erreur l’internaute.
Elle indique que : « L’usage du signe identique à la marque par le tiers en tant que mot clé déclenchant l’affichage de ladite annonce, est de nature à accréditer l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits ou services concernés et le titulaire de la marque ».
Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il est possible de conclure à la fonction d’indication d’origine de la marque.
Par ailleurs, lorsque l’annonce du tiers, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à un tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial, qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque, ou bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il convient de conclure qu’il y a également atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque.
L’apport de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 2 février 2011
Dans la droite ligne de l’arrêt de la CJUE, un arrêt Cour d’Appel de Paris en date du 2 février 2011[2], a rappelé les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne le 23 mars 2010 au point 88, à savoir qu’il incombait à la juridiction nationale, « d‘apprécier, au cas par cas, si les faits du litige dont elle est saisie sont caractérisés par une atteinte, ou un risque d’atteinte, à la fonction d’indication d’origine (…), après avoir relevé, au point 83, que la réponse à cette question dépend en particulier de la façon dont (l’) annonce est présentée ».
L’arrêt rappelle que la CJUE a toutefois fixé les principes qui doivent guider le juge dans cette appréciation au cas par cas, et dit pour droit que :
« Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque, il y aura lieu de conclure qu‘il y a atteinte à la fonction d‘indication d’origine. (point 89) ;
Lorsque l‘annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à un tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause qu‘un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n‘est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci, il conviendra également de conclure qu‘il y a atteinte à ladite fonction de la marque. (point 90) ».
Dès lors, l’arrêt confirme que c’est bel et bien la façon dont l’annonce sera présentée qui permettra de déterminer s’il y a une atteinte à la fonction d’identité d’origine de la marque et donc contrefaçon potentielle de ladite marque.
Dans l’arrêt du 2 février 2011, la Cour d’Appel a retenu, alors même que la marque du demandeur avait été utilisée par l’annonceur en tant que mot clé, « que chacun des messages (…) est suivi de l’indication d’un nom de domaine, de telle manière que tout internaute comprend que ce nom de domaine ouvre l’accès au site internet sur lequel sont offerts à la vente les produits ou services promus par l’annonceur ;
Que, ceci étant, rien ne suggère à l‘internaute normalement informé et raisonnablement attentif effectuant une recherche au sujet des marques invoquées, l’existence d’un lien économique entre l’annonceur et le titulaire de ces marques » avant d’ajouter : « Qu’en effet, aucun élément ne vient brouiller, sur le fond, la distinction à laquelle l’internaute a pu, dans la forme, procéder d’emblée entre les résultats naturels et les liens commerciaux ».
Pour rejeter l’action en contrefaçon de marque intentée par le demandeur, la Cour a retenu « qu’il suit de l’ensemble de ces observations que n’est pas caractérisée en l’espèce une atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services marqués dès lors qu’il a été relevé que l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif appelé à consulter les résultats affichés en réponse à une recherche au sujet de la marque, est en mesure de distinguer les produits ou services du titulaire de cette marque de ceux qui ont une autre provenance ».
Vers une libéralisation progressive de l’usage de la marque d’autrui par un concurrent ?
Dès lors, l’un des enseignements de cet arrêt de la Cour d’Appel de Paris est que l’utilisation de la marque d’un tiers (et donc potentiellement de celle d’un concurrent direct) en tant que mot-clé, pourrait n’être sanctionnée ni par le biais ni pour contrefaçon de marque ni pour concurrence déloyale, à la condition que l’annonce générée ne laisse pas l’ombre d’un doute quant au fait que l’annonceur n’est pas le véritable titulaire de la marque et qu’il n’est pas économiquement lié à ce dernier.
Une autorisation d’usage de la marque d’autrui sous conditions qui, si elle se confirme dans le temps, fera, à n’en pas douter, les beaux jours des spécialistes du référencement qui verront ainsi s’ouvrir un nouveau champ d’action.
[1] CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal Football Club
Clair & Net par Me Sadry PORLON, Avocat au Barreau de Paris 
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